前文主要从企业内控的角度提到了专利的挖掘、布局及维护。接下来,通过企业的4道防线,分享企业如何防范侵权行为的发生以及一旦被诉侵权时如何避免损失扩大,供大家学习讨论。
第一道防线
竞争对手的专利监控
企业对相同领域的竞争对手应当建立定期的专利监控,及时了解竞争对手专利申请动向,评估如该专利与自身产品或技术的关联度。如果该专利极大可能影响到企业关键产品的生产或销售,而且企业无法绕过或降低侵权风险,企业应当考虑对该专利提起专利无效请求,以扫清可能的障碍。如果该专利不只影响一个企业,而可能影响一个行业,则应当考虑联合本行业的其他企业,共同提起专利无效请求。
如企业基于其他原因考量,暂时不做专利无效申请,可现行搜集该专利为现有技术的证据以备被诉侵权时抗辩之需。现有技术证据包括:专利和非专利文献,在先公开使用、销售的证据等。除了在先使用或销售的证据外,企业应尽可能建立完备的档案制度。比如企业有研发行为,应建立完整的研发档案,包括设计草图、图纸、产品原型图等;企业有新产品、新方法上线时,应保留制造、销售该产品或使用该方法的证据,这些在专利侵权诉讼中都将成为有力的证据,支持企业先用权或现有技术的抗辩主张。
第二道防线
善用“实用新型”专利
正如专利挖掘及布局文中提到的,企业应尽量对核心技术专利做相关布局,尤其注意实用新型专利的布局。一方面,实用新型对技术方案创造性的要求不高,另一方面,实用新型专利申请成本低,授权快,较难被无效,而很多企业对于这种小创新的专利重视往往不够。一旦企业做好了专利布局,在企业被诉侵权时,可利用手中掌握的专利为筹码争取和解、交叉许可,甚至可达到身份上的变更,即转被告为原告。
第三道防线
积极寻求商业合作
因在专利行权过程中,长期存在“举证难、周期长、赔偿低、成本高”等问题,大多时候企业被侵权时通常选择的维权方式为发送律师函。而专利防止侵权的终极目的是利益的划分。故企业在收到律师函时,可主动向被侵权方提供商业解决方案,购买其专利或要求许可。而专利权人鉴于专利维权的复杂性,也较为倾向于谈判来解决问题。
第四道防线
诉讼中的对抗
专利诉讼中抗辩理由包括先用权抗辩、现有技术抗辩、专利权用尽抗辩、Bolar例外抗辩、科研目的抗辩、临时过境抗辩、非生产经营目的抗辩、滥用专利权抗辩以及合法来源抗辩,专利诉讼中,较为常用的有先用权抗辩、现有技术抗辩、专利权用尽抗辩及合法来源抗辩。
(1)先用权抗辩
根据专利法及司法解释的相关规定,先用权抗辩成立的条件包括:1.据以抗辩的实施行为发生于申请日之前,有优先权的,则应早于优先权日;2.实施的技术方案与涉案专利相同;3.在原有范围内实施,原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。
(2)现有技术抗辩
(3)专利权用尽抗辩
专利法第11条的规定,发明和实用新型专利权被授予后,专利权人享有市场垄断的权利。为平衡专利产品首次投入市场时就已获得了专利价值带来的收益,并出于保证商品自由流通、避免不当增加消费者使用专利产品负担的需要,专利法第75条第一项又规定了“专利权利用尽”制度,限缩专利权人的专用权范围,即再行使用、许诺销售、销售、进口已被专利权人或者经其许可的单位、个人售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为,不被视作侵权。
也就是说,专利权人或其被许可人一旦将专利产品合法流通后,认为专利权人已经就这些产品取得了自认的基于专利权的合理收益,原专利权人拥有的部分或全部排他权因此而用尽,不得针对这些产品再行提起基于该专利权的利益主张,合法取得专利产品的人可以享有完全的自由处分该产品,包括使用、销售等行为。
(4)合法来源抗辩
《专利法》第七十七条规定,为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。
合法来源抗辩适用于侵权产品的使用、许诺销售、销售者,而不适用于制造者
结语
以上简单介绍了专利侵权的常用应对措施。实务中,专利侵权案件复杂多变,需要大家根据具体情况,对以上防线加以灵活组合,才能实现专利侵权战的有效攻防。